La demandante es la sociedad mercantil Sertram Networks, S.L., cuyo domicilio es Barcelona, España. Los demandados son Félix Izquierdo García y la mercantil Datagrama Networks, S.L., con domicilio común en Barcelona, España.

La demanda tiene por objeto los nombres de dominio <datagrama.net>, <datagrama-networks.com> y < datagrama-networks.net>.

La entidad registradora de los citados dominios es Networks Solutions, Inc.

Una demanda, de acuerdo con la "Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio" (en lo sucesivo, denominada "Política uniforme"), según fue adoptada por el ICANN el 24 de octubre de 1999, y de acuerdo con el Reglamento igualmente adoptado por el ICANN para dicha "Política uniforme" (en lo sucesivo, "el Reglamento"), fue presentada ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI (en lo sucesivo, "el Centro"), el 6 de junio de 2003, (acuse de recibo del Centro en fecha de 6 de junio).

Una solicitud de verificación de Registro fue enviada a la entidad registradora en fecha de 6 de junio de 2003, contestada positivamente por dicha entidad en fecha de

12 de junio de 2003, confirmando el Registrador: (i) que los nombres de dominio objeto de controversia habían sido registrados ante dicho Registrador; (ii) que el titular de los nombres de dominio <datagrama-networks.com> y <datagrama-networks.net> es Datagrama Networks, SL, mientras que el registrante del dominio <datagrama.net> es Datagrama, constando los correspondientes datos de contacto administrativo y técnico; (iii) que los dominios en cuestión no serán desactivados, ni modificados; (iv) que la Política uniforme y el Reglamento son aplicables a los nombres de dominio disputados; y (v) que el idioma del procedimiento es el inglés.

Entre el Centro y el Registrador hubo determinadas comunicaciones (de 16 de junio a 17 de julio de 2003). El motivo de tales comunicaciones era determinar la exacta titularidad del dominio <datadragma.net>.

La demanda fue notificada al Demandado el 21 de julio de 2003, dándose inicio al procedimiento desde esa misma fecha. Igual notificación fue realizada al Demandante, así como al Registrador.

El 10 de agosto de 2003, se recibió en el Centro contestación a la demanda. Acuse de recibo del Centro de 14 de agosto.

El 27 de agosto de 2003, se nombró como experto a Jose Carlos Erdozain, poniéndose la fecha de 10 de septiembre de 2003, como fecha máxima para entrega de la decisión.

No obstante lo anterior, el demandado solicitó una extensión del plazo para contestar, toda vez que dicha parte entiende que, al ser inhábil el mes de agosto en España en la jurisdicción civil, le ha sido imposible localizar a su abogado, provocándole una situación de indefensión dado el desconocimiento del demandado en cuestiones jurídicas.

En efecto, atendiendo los argumentos del demandado, y sobre la base de que todas las partes tengan una ocasión justa para defender su derecho, se acordó la Orden Procedimental No. 1 (de fecha 4 de septiembre de 2003), en virtud de la cual el Panel acordaba la ampliación del plazo para contestar a la demanda en 10 días. Dentro del plazo conferido, el demandado evacuó el trámite de ampliación, presentando escrito correspondiente.

A su vez, con el objeto de que el demandante pudiera replicar a las alegaciones que pudiera haber efectuado el demandado en su último escrito de fecha 14 de septiembre de 2003, se dictó la Orden Procedimental No. 2 que acordaba conceder al demandante un término de cinco días para que, si lo estimara oportuno, alegase lo que a su derecho conviniere (notificado a las partes el 23 de septiembre de 2003). El demandante presentó escrito en fecha de 29 de septiembre de 2003.

Finalmente, el Panel acordó con el Centro notificar a este último la decisión en el procedimiento de referencia el 6 de octubre de 2003, a más tardar.

Hay que precisar que en fecha de 7 de octubre de 2003, el demandado presentó nuevo escrito ante el Centro, adjuntando una serie de alegaciones (terceras en orden de presentación de alegaciones por el demandado) en respuesta a las que el demandante hubiera presentado a su vez. El Panel ha decidido no tomarlas en cuenta en absoluto al haberse presentado fuera de plazo y no haber sido requeridas directamente por este Panel.

La lengua del procedimiento es el español, dada la común nacionalidad de ambas partes, sobre la base de la facultad que ofrece el Parágrafo 11.(a) del Reglamento.

La demandante es titular de un derecho de marca (nacional) sobre el vocablo "DATAGRAMA" con efectos desde 5 de abril de 2000.

La demandante es igualmente titular de un derecho de uso en relación con el nombre de dominio <datagrama.es> con efectos desde 16 diciembre 1999. La demandante es igualmente titular de otra serie de dominios que son los siguientes: <datagrama.biz>, <datagrama.info> y <datagrama.com>.

En fecha de 18 de febrero de 2003, el demandado Félix Izquierdo fue despedido de la empresa demandante, habiendo prestado servicios de carácter laboral en el ámbito empresarial de la demandante desde 1 de abril de 1996.

Entre la demandante y el demandado Félix Izquierdo han surgido diversos procedimientos correspondientes a distintos órdenes jurisdiccionales, en concreto, penal y laboral. El primero de ellos fue planteado por la demandante sobre la base de un delito de apropiación indebida en el que resultaba acusado el mencionado Félix Izquierdo como presunto autor del mismo. Se abrieron diligencias previas, si bien, una vez practicadas, el Juzgado encargado del asunto decidió archivar la denuncia por considerar que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito. En relación con el segundo de los procedimientos iniciados, el demandado Félix Izquierdo presentó demanda ante el Juzgado de lo Social interesando la declaración de su despido por parte de la demandante como nulo y subsidiariamente como improcedente. De la documentación aportada por la demandante en contestación a las alegaciones suplementarias de la demandada, se pone de manifiesto que dicha demanda fue desestimada.

Los nombres de dominio objeto de la presente controversia fueron registrados el 23 de febrero de 2003, (en lo que respecta a <datagrama-networks.net> y <datagrama-netrworks.com>) y el 13 de octubre de 2002, (<datagrama.net>). Todos ellos aparecen al día de hoy registrados a nombre de la mercantil Datagrama Networks, SL.

No es discutido tampoco que la mercantil ACENS se dirigió a la demandante para interesarse por una eventual compra de esta última por aquella.

El demandante reconoce haber presentado un escrito ante los juzgados de lo civil, en el que en el marco de una controversia entre la mercantil ACENS y el demandado Félix Izquierdo, entre otros demandados, como consecuencia de la posible comisión de actos de competencia desleal, solicitaba el aseguramiento de la prueba en relación con la posesión de bases de datos o listados de clientes, utilización de información sobre clientes de la demandante, modelos de contratos empleados en la práctica comercial de la demandante, tarifas de precios aplicados por la demandante a sus propios clientes, registro de incidencias comerciales y técnicas en relación con cada cliente de los de la demandante, uso de la marca DATAGRAMA en comunicaciones comerciales, passwords y ficheros de identificación, correos electrónicos y correspondencia mantenida entre ex empleados de la demandante y sus clientes, así como posibles ofertas comerciales y/o contratos con los mismos, todo ello a practicar en el establecimiento de la empresa ACENS para comprobación de su tenencia en el mismo. Se solicitaba igualmente en dicho escrito el bloqueo inmediato de los servidores y ordenadores situados en la empresa ACENS para evitar manipulaciones. El escrito en cuestión solicitando el aseguramiento de la prueba consta fechado el 15 de abril de 2003.

El demandado Félix Izquierdo reconoce que en los días siguientes a su despido inició los trámites para la creación de la sociedad Datagrama Networks, SL, registrando en paralelo los nombres de dominio <datagrama-networks.com> y <datagrama-networks.net> para su uso en el marco de las actividades de aquella sociedad.

No hay real constancia de que el nombre de dominio <datagrama.net> conste a nombre de distinta persona que la del demandado Félix Izquierdo.

La Demandante afirma:

Que presenta la demanda tanto contra la mercantil Datagrama Networks, SL como contra la persona física don Félix Izquierdo, en la medida en que aquella es titular de los nombres de dominio controvertidos y que el último es quien se halla realmente tras el registro de los mismos.

Que es titular de un derecho de marca nacional No. 2.262.786 sobre el vocablo "DATAGRAMA" con efectos desde 5 de abril de 2000.

Que es igualmente titular de los dominios <datagrama.biz>, <datagrama.info> y <datagrama.com>.

Que existe una colisión total y absoluta entre la marca DATAGRAMA y los nombres de dominio disputados, tanto desde un punto de vista conceptual, como aplicativo.

Que el demandado Félix Izquierdo usurpó el nombre de dominio <datagrama.net> cuando éste se encontraba legalmente registrado a nombre de la demandante, aprovechándose de su condición de contacto administrativo.

Que tiene la condición de titular de marca notoria, ya que viene utilizándola abundantemente en el mercado.

Que los nombres de dominio han sido registrados y están siendo usados de mala fe por los demandados, como se pone de manifiesto por el hecho de que se realizara la transferencia del dominio <datagrama.net> por parte del demandado Félix Izquierdo cuando éste aún era persona de contacto administrativo del mismo; y por la circunstancia de que el control sobre los nombres de dominio disputados genera un control indirecto sobre clientes pertenecientes al demandante.

Que la actividad desarrollada por los demandados es desleal.

Asimismo, en su escrito de contestación a las alegaciones complementarias del demandado, el demandante afirma que las afirmaciones de los demandados en relación con las razones que frustraron la compra de la demandante por parte de ACENS, son pura invención; que son ilógicas las razones alegadas sobre el origen del nombre de dominio; que no hay un secuestro inverso de los nombres de dominio; que el dominio <datagrama.net> fue usurpado por Félix Izquierdo; que este último en ningún momento se ha desprendido de él; que siempre ha hecho referencia a otros procedimientos judiciales entre las partes, sin ocultar información a este respecto.

La parte demandada afirma:

Que la palabra "datagrama" es un genérico, ampliamente usado en la literatura acerca de redes de ordenadores y transmisión de datos, siendo una traducción del inglés "datagram" ampliamente usada en las versiones en español sobre transmisión de datos.

Que el uso del término "datagrama" fue una ocurrencia suya, considerándose padre de la idea original a que responde la empresa demandante.

Que los accionistas de la demandante iniciaron un proceso de venta de la empresa en febrero de 2003, manifestando ambas partes (compradora y vendedora) su voluntad de despedir al señor Izquierdo, lo cual se materializó, posteriormente.

Que creó una sociedad llamada Datagrama Networks, SL, registrando en paralelo los dominios <datagrama-networks.com> y <datagrama-networks.net> para su uso por la futura sociedad.

Que el vocablo "datagrama" no entra en conflicto con la denominación de ninguna sociedad.

Que los dominios <datagrama-networks.com> y <datagrama-networks.net> sirven para uso exclusivo de envío/recepción del correo personal y profesional del Sr. Izquierdo, teniendo una correspondencia exacta con la denominación social de la sociedad de la que es accionista único (Datagrama Networks, SL).

Que no puede haber confusión entre los nombres de dominio

<datagrama-networks.com> y <datagrama-networks.net> y los usados por la demandante en relación con la marca "datagrama", sin que aquellos vayan a ser renovados. Por todo ello, concluye que los citados dominios no han sido usados de mala fe.

Que el dominio <datagrama.net> está actualmente en posesión del demandante.

Que la demandante ha ocultado maliciosamente información relativa a los procedimientos, penal y laboral, iniciados a su instancia contra el Sr. Izquierdo.

Asimismo, habiéndosele concedido un plazo extraordinario de 10 días para ampliar, en lo pertinente, sus alegaciones iniciales, el demandado insiste en sus alegaciones iniciales, sobre todo en la ausencia de poder de transmisión o disposición sobre el dominio <datagrama.net>.

El Parágrafo 15.(a) del Reglamento establece que el Panel Administrativo resolverá la Demanda teniendo en cuenta las declaraciones y los documentos presentados, de conformidad con la Política uniforme y el Reglamento, y de acuerdo con cualesquiera normas y principios de derecho que considere aplicables. En atención a esta facultad concedida, este Panel basará su decisión en el Reglamento, en la Política uniforme y en las disposiciones legales y principios de Derecho español a la vista de la común nacionalidad de ambas partes, tal y como vienen reconociendo copiosas y reiteradas decisiones del Centro.

En el presente caso, por consiguiente, serán de aplicación además de las reglas de la Política uniforme y del Reglamento, la legislación española sobre protección de marcas y signos distintivos, y la regulación sobre prohibición de prácticas consideradas como desleales.

De acuerdo con tales disposiciones, la Política uniforme es aplicable de manera obligatoria cuando se den los tres siguientes elementos:

Que el nombre de dominio controvertido sea idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a una marca de productos o servicios sobre la que el demandante tenga derechos,

Que el demandado no tenga derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio,

Que el demandado posea un nombre de dominio que haya sido registrado y se esté utilizando de mala fe.

A fin de llegar a su decisión, este Panel Administrativo, de acuerdo con lo señalado en el Parágrafo 10.(d) del Reglamento, determinará la admisibilidad, pertinencia, importancia relativa y peso de las pruebas aportadas en relación con los hechos sobre los que gira la controversia.

Se ha vertido por los demandados una alegación relativa al hecho de que el demandante no ha hecho mención en su escrito de demanda de diversos contenciosos (de carácter penal y laboral) existentes entre la demandante y el Sr. Izquierdo. Sin embargo, esta alegación de los demandados carece completamente de fundamento, a la vista de los dos escritos presentados por la demandante (sobre todo su escrito de demanda) en los que claramente advierte sobre la existencia de tales procedimientos, llegando a presentar incluso copia de la denuncia hecha ante la Policía Nacional frente al Sr. Izquierdo, de los autos y demás diligencias practicadas por la autoridad judicial a instancias de la demandante, así como de la sentencia del Juzgado de lo Social Núm. 17 de Barcelona que resolvía la demanda interpuesta por el Sr. Izquierdo en relación con su despido de la empresa Sertram Networks, SL. En cualquier caso, ninguno de los procedimientos indicados se refiere directamente al objeto de la presente controversia, por lo que no cabe apreciar situación de litispendencia alguna.

Por otra parte, he de indicar que, comparando el escrito de contestación a la demanda y el de alegaciones complementarias presentados ambos por los demandados, no se advierte en ellos apenas diferencias o alegaciones nuevas. O dicho de otro modo, habiéndosele concedido a los demandados un plazo de 10 días para efectuar alegaciones complementarias, tal y como solicitaron sobre la base de su derecho de defensa, este Panel ha comprobado que los demandados, en realidad, no han hecho sino presentar un escrito prácticamente similar al primero (de contestación a la demanda).

Este requisito exige que el nombre de dominio disputado sea comparado con los derechos marcarios o cualesquiera otros derechos o intereses legítimos de los que el Demandante sea titular en su actividad.

A la vista de la certificación presentada por la demandante de su registro de marca "datagrama" (Número 2.262.786, Marca Nacional en Clase 38, para servicios de telecomunicación) y teniendo en cuenta los nombres de dominio disputados, así como el carácter irrelevante de los sufijos correspondientes a cada uno de ellos, es obvio que se produce una identidad casi absoluta entre unos y otros. En concreto, en lo relativo a los nombres de dominio <datagrama-networks.com> y <datagrama-networks.net>, aunque no se produce una identidad total entre el derecho de marca esgrimido por la demandante y los mencionados nombres de dominio, hay que tener en consideración que éstos se construyen fundamentalmente a partir del vocablo "datagrama", sobre el que recae la mayor fuerza distintiva. Además, el término "network" (que podemos traducir por red) resulta genérico en el ámbito, precisamente, de las telecomunicaciones. Tal y como señala el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su sentencia de 20 de marzo de 2003, (procedimiento entre LTJ Diffusion, SA y Salas Vertbaudet, SA) el criterio de identidad entre el signo y la marca debe ser objeto de interpretación restrictiva, siendo que la propia definición del concepto de identidad implica que los dos elementos comparados sean iguales en todos los aspectos. Pero, en lo que ahora nos importa más, el Tribunal recuerda que la percepción de la identidad entre el signo y la marca no es el resultado de una comparación de todas las características de sus elementos, sino que debe partirse de que el consumidor relevante posea una percepción de conjunto del signo y de la marca. En este sentido, la existencia de algunas diferencias insignificantes entre el signo y la marca pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio, siendo ésta la interpretación que el Tribunal de Justicia da al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo de 21 de diciembre.

A la vista de la anterior doctrina jurisprudencial, debe concluirse que el uso añadido del término "network" no implica una diferencia respecto del vocablo "datagrama" que lo distinga sustancialmente a los ojos de la percepción de conjunto que un consumidor relevante de los servicios ofrecidos por la demandante puede tener.

En conclusión, el Panel entiende que se cumple el requisito previsto en el Parágrafo 4.(a)(i) de la Política uniforme.

El demandante es titular de un derecho de marca (como ya hemos mencionado) en vigor y al corriente del pago de las tasas correspondientes. Asimismo, es titular de varios nombres de dominio, en concreto de los siguientes: <datagrama.biz>, <datagrama.es>, <datagrama.info> y <datagrama.com>.

El demandado Sr. Izquierdo es accionista mayoritario de la sociedad Datagrama Networks, SL, con cuya denominación social coinciden exactamente dos de los tres nombres de dominio disputados.

Dado el carácter preferente de los diferentes derechos de carácter inmaterial que el demandante tiene registrados a su nombre, hay que considerar que su derecho es preferente al que pudieran ostentar los demandados, aplicando definitivamente el viejo aforismo de prior tempore, potiur in iure, a consecuencia del cual es evidente que el eventual derecho o interés legítimo de los demandados ha de decaer.

Por otra parte, hay que recordar que precisamente los demandados han puesto de manifiesto en sus escritos ante el Centro que la denominación social de Datagrama Networks, SL ha sido objeto de modificación por la de Layer3 Consulting, SL, con lo que, directamente, han renunciado a hacer valer algún derecho sobre la anterior denominación, y vienen a reconocer, implícitamente, la posible colisión que se podría producir entre el derecho de marca preferente de la demandante y la denominación social anterior de la mercantil demandada, derecho éste, conviene recordar que se concede sin perjuicio de tercero (cfr. art. 7 Reglamento Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio).

En este orden de cosas, tampoco conviene soslayar que la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, atribuye en su art. 34.2 un ius prohibendi al titular de un derecho de marca debidamente registrado en relación con usos de signos distintivos que por ser idénticos o semejantes (como es el caso, según lo razonado anteriormente) a la marca y por ser idénticos o similares los productos implique un riesgo de confusión del público, incluyéndose, expresamente, el riesgo de asociación entre el signo y la marca. En consecuencia, aun cuando los demandados hubieran podido hacer valer su derecho registrado relativo a la denominación social "datagrama networks", lo cierto es que el derecho preferente de marca de la demandante le facultaría para prohibir usos de signos (específicamente, nombres de dominio cfr. art. 34.3.e) Ley 17/2001) que pudiesen implicar dicho riesgo de confusión, debiendo decaer ese preconcebido derecho o interés legítimo de los demandados.

Consecuentemente, entiendo que se da el requisito exigido por el Parágrafo 4.(a)(ii) de la Política uniforme, y que el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre los nombres de dominio.

En relación con el registro de los nombres de dominio de mala fe, el Panel entiende lo siguiente.

Efectivamente, el registro del nombre de dominio <datagrama.net> se produjo en fecha durante la cual el demandado Sr. Izquierdo aún era trabajador de la demandante, según he podido comprobar a juzgar por la propia fecha de registro de aquel; se deduce, igualmente, que ese cambio sólo pudo tener lugar en la medida en que el Sr. Izquierdo tenía las claves para proceder a su transferencia en cuanto persona de contacto administrativo. Además, como el propio demandado Sr. Izquierdo reconoce (tanto en su escrito de contestación, como en la declaración policial producida en el marco de las diligencias preliminares dirigidas a determinar la existencia de un posible delito de apropiación indebida por parte del Sr. Izquierdo), procedió al registro de los otros dos nombres de dominio en fecha reciente posterior a su despido disciplinario con el ánimo de, habiendo creado una mercantil, utilizar dichos nombres de dominio como instrumento de la actividad a desarrollar a través de la misma.

Este comportamiento, unido a las declaraciones realizadas por el Sr. Izquierdo previas a su despido (y que, incluso lo motivaron, entre otras causas), el cual, por cierto, ha sido ratificado mediante sentencia del Juzgado de lo Social Núm. 17 de Barcelona, de fecha 23 de junio de 2003, debe llevar a concluir, en buena lógica, que el registro de los nombres de dominio se hizo de mala fe.

Asimismo, no hay que olvidar que, en contra del criterio defendido por el demandado Sr. Izquierdo, los nombres de dominio objeto de controversia siguen al día de hoy registrados a nombre de la mercantil demandada, por lo que se le presume un poder de disposición y administración incuestionables.

En efecto, la Ley de Competencia Desleal (artículo 5) sanciona como desleal el desarrollo de una actividad objetivamente contraria a la buena fe. El tipo de comportamiento sancionado no es aquel que el propio sujeto infractor pueda suponer que es ilícito (punto de vista subjetivo), sino aquel que objetivamente resulta contrario a las mínimas exigencias de un comportamiento ético y conforme a los buenos usos y prácticas mercantiles. Desde este punto de vista, es evidente que el registro de nombres de dominio coincidentes o tendencialmente similares a una marca del demandante, el uso de un término o vocablo que causa confusión con los del demandante, así como la ausencia de un interés legítimo digno de protección por parte del demandado deben llevar a la conclusión de que, efectivamente, su comportamiento es desleal por ser objetivamente contrario a la buena fe y hacerse a partir del reconocimiento y reputación ganado por otro en el mercado.

En cuanto al uso, este Panel ha podido comprobar que el dominio <datagrama.net> apunta directamente al contenido de la página web del demandante <datagrama.com>, lo que implica una posibilidad de confusión en el mercado entre ambas mercantiles, circunstancia ésta que permite integrar el requisito exigido por la Política Uniforme y el Reglamento.

Así pues, el Panelista entiende que los nombres de dominio objeto de controversia fueron registrados y están siendo usados de mala fe.

Por último, he de poner de manifiesto que no concurre en el presente caso, tal y como alega el demandado Sr. Izquierdo, ningún supuesto de secuestro inverso de los nombres de dominio. Antes bien, las pretensiones de la demandante han de considerarse como legítimas y fundadas en derecho conforme a criterios razonables de buena fe.

De acuerdo con lo dispuesto en los Parágrafos 4 (i) de la Política uniforme y 15 del Reglamento, la demandante ha probado que los nombres de dominio disputados son idénticos al derecho de marca del que el demandante es titular; que el demandado carece de derechos o interés legítimo en los nombres de dominio en cuestión; que el demandado está usando y ha registrado de mala fe tales nombres.

Por consiguiente, conforme con los preceptos antes mencionados, este Panelista requiere que se proceda a la transferencia de los nombres de dominio <datagrama.net>, <datagrama-networks.net> y <datagrama-networks.com> al demandante, según los remedios jurídicos por él solicitados.