dolcegabbanaboutique.com

1. Le parti

Il Ricorrente è la società italiana Dolce & Gabbana S.r.l. con sede in Milano, Italia.

Il Resistente è Agnes Varga, New York, USA.

2. Il nome a dominio e l’ente di registrazione

Il nome a dominio contestato è <dolcegabbanaboutique.com> registrato presso Register.it, Via Ponti 6, 24126 Bergamo, Italia.

3. Svolgimento della procedura

Il Ricorso è stato inviato al Centro di Arbitrato e Mediazione dell’OMPI (qui di seguito denominato il “Centro”) il 30 giugno 2004 in formato elettronico ed il 1 luglio 2004 in formato cartaceo. Il Ricorso è stato ricevuto dal Centro il 1 luglio 2004. Il Centro ha verificato la conformità del Ricorso alla Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (la “Policy”), alle Norme per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme”), e alle Norme Supplementari per la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (le “Norme Supplementari”).

Lo stesso 1 luglio 2004, il Centro ha inviato una richiesta di verifica dei dati a Register.it che ha risposto il giorno seguente confermando che il Resistente risulta essere il titolare del nome a dominio contestato, fornendo i recapiti del Resistente nonché comunicando che la lingua del contratto di registrazione e quindi anche la lingua della presente procedura, è la lingua italiana.

Conformemente alle Norme, articoli 2(a) e 4(a), il Centro ha formalmente notificato il Ricorso al Resistente e la procedura è iniziata il 9 luglio 2004. Il Resistente aveva tempo fino al 29 luglio 2004, per inviare la propria risposta al Centro. Non avendo la Resistente inviato alcuna risposta entro il suddetto termine, il Centro ha notificato al Resistente la sua inadempienza.

Il 13 luglio 2004 il Ricorrente ha inviato al Centro una memoria integrativa del Ricorso in formato elettronico ed il giorno successivo in formato cartaceo. Tale memoria integrativa è stata ricevuta dal Centro il 14 luglio 2004 ed in tale occasione il Centro ha specificato che ai sensi delle Norme e delle Norme Supplementari, il Membro Unico del Collegio, una volta nominato avrà facoltà di esaminare eventuali documenti supplementari decidendo a sua discrezione se tenerne conto o meno ai fini della propria decisione.

Il Centro ha nominato Angelica Lodigiani, Membro Unico del Collegio, il 5 agosto 2004. Il Membro Unico del Collegio afferma di essere stato nominato in conformità alla Policy e alle Norme. Il Membro Unico del Collegio ha inviato al Centro la dichiarazione di accettazione e di imparzialità ed indipendenza, in conformità con le Norme, articolo 7.

In via preliminare il Membro Unico del Collegio, dopo aver preso visione del contenuto della memoria integrativa al Ricorso, ritiene di non doverla prendere in considerazione ai fini della presente decisione. Infatti, l’articolo 12 delle Norme stabilisce che “in aggiunta al Ricorso ed alla Risposta, il Collegio a sua esclusiva discrezione può richiedere ulteriori dichiarazioni e/o documenti a ciascuna delle Parti.” Pertanto, il deposito di una eventuale memoria integrativa può solo avvenire su istanza del Collegio ed il Collegio, nel caso di specie, non ha richiesto alcuna ulteriore memoria. Come già rilevato da numerosi Collegi in precedenti decisioni, depositi tardivi possono essere ammessi solo in presenza di circostanze di carattere eccezionale come la sopravvenienza di ulteriori fatti successivi al deposito del Ricorso (Parfums Christian Dior S.A. v. Jadore, Caso OMPI N. D2000-0938 del 3 novembre 2000; Top Driver, Inc. v. Benefits Benefits, Caso OMPI N. D2002-0972 del 7 gennaio 2003), il desiderio di sottoporre al Collegio nuove decisioni pertinenti per il caso (Pet Warehouse v. Pets.Com, Inc., Caso OMPI N. D2000-0105 del 13 aprile 2000) o la necessità di controbattere ad argomenti dell’altra parte che il Ricorrente non poteva prevedere al momento del deposito del Ricorso (Radan Corp. v. Rabazzini Winery, Caso OMPI N. D2003-0353 del 28 luglio 2003).

Ad avviso del Membro Unico del Collegio, nessuna delle circostanze sopra riportate si applica al caso di specie. La memoria integrativa depositata dal Ricorrente riguarda fatti preesistenti al deposito del Ricorso che ben avrebbero potuto essere inclusi nello stesso, ma che sono stati rilevati dal Ricorrente tardivamente, solo “a seguito di ulteriori ricerche effettuate dal Ricorrente.” Non riguardando quindi fatti nuovi, né sopravvenute decisioni che potrebbero costituire un precedente rilevante ai fini della soluzione presente caso né, infine, una risposta ad argomenti non prevedibili da parte del Resistente, il Membro Unico del Collegio ritiene di non dovere ritenere ammissibile il deposito della memoria integrativa dal parte del Ricorrente.

4. I Fatti

Secondo quanto specificato nel Ricorso, il Ricorrente è una società di moda, celebre a livello internazionale, che produce e commercializza dal 1982 in tutto il mondo vestiti, accessori, oggetti in pelle, occhiali, orologi, profumi e altri beni di lusso.

Il marchio DOLCE & GABBANA coincide con la denominazione sociale del Ricorrente. Esso deriva dai cognomi dei due celeberrimi creatori di moda italiani, Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che sono altresì i proprietari, direttamente ed indirettamente, della società Dolce & Gabbana S.r.l. e di altre società del Gruppo “Dolce & Gabbana.”

Il Ricorrente ha la disponibilità esclusiva del marchio DOLCE & GABBANA, che rivendica la protezione per prodotti e servizi delle classi 3, 9, 14, 18, 20, 21, 22, 24, 25 e 38.

Il Ricorrente inoltre afferma che il marchio DOLCE & GABBANA è universalmente conosciuto, come provato dalle sue registrazioni in più di novantatre Paesi, tra cui: Unione Europea (fin dal 1985), USA (fin dal 1985), Canada (fin dal 1987), Russia (fin dal 1994), Svizzera (fin dal 1985); Giappone (fin dal 1989), Sud Corea (fin dal 1989), Brasile (fin dal 1991).

Il Ricorrente è il proprietario di vari nomi a dominio, tra i quali: <dolcegabbana.com>; <dolcegabbana.it>; <dgindustria.com>; <dolcegabbanaindustria.com>; <dolceegabbanaindustria.com>; <dolceegabbana.com>; <dolcegabbana.org>; <dolceegabbana.net>; <dolcegabbana.net>; <dolceegabbana.biz>; <dolceegabbana.org>; <dolcegabbanaonline.com>; <dolcegabbana.nl>; <dolce-gabbana.nl>; <dolcegabbana.de>; <dolce-gabbana.de>; <dolcegabbana.co.uk>; <dolceegabbana.it>; <dolceegabbana.co.za>; <domenicodolce.com>; <stefanogabbana.com>.

Il Ricorrente produce e commercializza i suoi prodotti in tutto il mondo attraverso una rete di circa centocinquanta (150) tra boutiques, corners, shop-in-shop, ed altri punti vendita.

Il fatturato del Ricorrente negli ultimi sei (6) anni è stato pari ai seguenti importi:

€uro 259.600.000,00 nel 1998
€uro 299.300.000,00 nel 1999
€uro 325.100.000,00 nel 2000
€uro 411.300.000,00 nel 2001
€uro 552.600.000,00 nel 2002
€uro 753.900.000,00 nel 2003

Il marchio DOLCE & GABBANA è massicciamente pubblicizzato in tutto il mondo fin dal 1985 tramite giornali, riviste di moda di livello internazionale, sfilate, esibizioni, spot televisivi.

Il marchio DOLCE & GABBANA è inoltre famoso grazie all’elevato livello qualitativo dei beni da questo contraddistinti.

Pertanto, secondo i rappresentanti del Ricorrente, il marchio DOLCE & GABBANA è un “marchio famoso”a livello internazionale, nel significato attribuito dall’Art. 6 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della Proprietà Industriale, dall’Art. 16, par. 2 dell’Accordo in materia di Aspetti Connessi alla Proprietà Intellettuale e conforme alle “Disposizioni riguardanti la Protezione dei Marchi famosi”adottata dall’Assemblea dell’Unione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale e dall’Assemblea Generale del WIPO nella sessione 20-29 Settembre 1999 (disponibile all’indirizzo “www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw”).

Che il marchio DOLCE & GABBANA sia un marchio celebre è anche confermato dalla precedente decisione emessa dal Centro nel caso Dolce Gabbana S.p.A. v. Victory, N. D2001-1174, nella quale si è stabilito che il marchio DOLCE & GABBANA è un marchio celebre.

Tutte le circostanze sopra riportate non sono state contestate dal Resistente e sono circostanziate da numerosi allegati. Il Membro Unico del Collegio ritiene quindi che esse costituiscano una rappresentazione veritiera dei fatti e delle circostanze alla base del presente Ricorso.

5. Argomentazioni delle parti

A. Ricorrente

Nel Ricorso, il Ricorrente adduce quando segue:

a) Identità e/o somiglianza tra il nome a dominio contestato ed il marchio del Ricorrente

Il nome a dominio <dolcegabbanaboutique.com> è palesemente identico e/o simile al marchio DOLCE & GABBANA, al punto da ingenerare confusione e/o rischio di diluizione per il marchio del Ricorrente. L’assenza della lettera “&” sarebbe l’unica differenza tra il marchio DOLCE & GABBANA e il nome a dominio oggetto della presente controversia. La differenza è dovuta esclusivamente a una ragione tecnica: il sistema Internet non è in grado di leggere la lettera “&” e pertanto la registrazione di un nome a dominio contenente la “&” non è tecnicamente possibile.

L’unico elemento di differenza sarebbe quindi l’aggiunta della parola “boutique” nel nome a dominio. Tale parola è relativa ad una attività tipica del Ricorrente (cioè, il commercializzare i propri prodotti nelle boutique). Conseguentemente, l’utente che si colleghi al nome a dominio contestato potrebbe ritenere che si tratti di un nome a dominio relativo ad un punto vendita di proprietà esclusiva delle Dolce & Gabbana e/o un punto vendita autorizzato dalla Dolce & Gabbana (si veda, tra l’altro, il caso OMPI “fendiboutique,” Fendi Adele S.r.l. v. Mark O’Flynn, N. D2000-1226 del 13 Novembre 2000).

La parola “boutique” non ha alcun carattere distintivo, tanto più nel mondo della moda dove, al contrario, contribuisce a generare ancor più confusione. L’aggiunta di tale elemento non è sufficientemente significativo per escludere un rischio di confusione tra il marchio DOLCE & GABBANA ed il nome a dominio contestato. I rappresentanti del Ricorrente citano a supporto di tale argomentazione numerose decisioni dell’OMPI che hanno statuito che l’aggiunta di un suffisso privo di carattere distintivo non è elemento sufficiente ad escludere l’identità e/o somiglianza tra il marchio ed il nome a dominio contestato, nonché decisioni che hanno stabilito che i suffissi contenenti termini descrittivi del tipo di organizzazione commerciale o delle modalità di distribuzione non erano sufficienti ad escludere l’identità e/o somiglianza tra il marchio ed il nome a dominio contestato.

b) Assenza di diritto o di interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato

Il Ricorrente è il titolare del marchio DOLCE & GABBANA dal 1985 (vedi Allegati n. 5-10) e ha raggiunto la popolarità ben prima che il Resistente registrasse il nome a dominio.

Il Resistente non è titolare di nessun marchio o altro diritto inerente la proprietà intellettuale che sia in relazione con il nome a dominio contestato. A supporto, il Ricorrente ha allegato al Ricorso una dichiarazione del Consulente in Proprietà Industriale della Dolce & Gabbana, Ing. Vittorio Faraggiana, il quale dichiara che il Resistente non risulta titolare di alcun marchio simile e/o confondibile con quelli della Dolce & Gabbana in nessuno Stato del Mondo (Allegato n. 15).

Il Ricorrente non ha mai conosciuto il Resistente né ha mai autorizzato o in altro modo consentito al Resistente di usare il marchio DOLCE & GABBANA o di registrare un nome a dominio uguale al proprio marchio o che includesse lo stesso.

Non esiste né è mai esistita una qualche relazione di affari tra il Ricorrente ed il Resistente.

c) Registrazione ed uso in malafede del nome a dominio da parte del Resistente

Il Par. 4, a) della Policy, nello stabilire i presupposti sulla base dei quali sia possibile proporre un ricorso dinanzi al Centro OMPI, include tra questi la presenza della malafede nella registrazione del nome a dominio (Par. 4, a), iii). Nella successiva lettera (b) dello stesso paragrafo viene fornito un elenco di circostanze di fatto le quali, se provate, sono sufficienti a fare presumere l’esistenza del presupposto della malafede di cui al Par. 4a), iii). In particolare, la lettera i) del paragrafo 4,b), della Policy stabilisce che sussiste il presupposto della malafede quando lo scopo della registrazione o dell’acquisto del nome a dominio era quello di rivenderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare del marchio, il tutto per un prezzo sproporzionato rispetto alle spese effettivamente sostenute per la registrazione dello stesso.

Nel caso di specie, si consideri che il nome a dominio è stato registrato il 14 Giugno 2004 (Allegato n. 2). Il 15 Giugno 2004, alle ore 12,05 a.m., cioè appena dodici ore dopo la registrazione del nome a dominio, il Resistente ha inviato un e-mail al Sig. Dennis Valle, responsabile informatico della Dolce & Gabbana, nella quale il Resistente si qualificava come “... specialista della registrazione di nomi a dominio appetibili e di moda...” e dichiarava che “Ho ricevuto diverse richieste per il nome a dominio in questione ma mi sembra corretto offrirlo anzitutto a Lei a un prezzo di 2.500,00 euro, senz'altro inferiore a quello di una qualunque azione legale o amministrativa che Ella potrebbe dovere intentare in futuro a uno dei miei potenziali acquirenti.” (Allegato n. 16).

Tale comunicazione è una prova della esclusiva finalità che sottostava all’acquisto del nome a dominio: quella, cioè, di venderlo, concederlo in noleggio e/o di trasferirlo a terzi.

Il prezzo medio per la registrazione di un nome a dominio è pari a €uro 35,00 (Allegato n. 17). Ciò nonostante il Resistente, appena dodici ore dopo la registrazione del nome a dominio, lo ha offerto in vendita al Ricorrente al prezzo di €uro 2.500,00, ossia ad un prezzo assolutamente spropositato, specie se relazionato alle spese effettivamente sostenute dal Resistente per la registrazione del nome a dominio stesso.

Secondo il par. 4(b)(i) della Policy, il proposito di trasferire il nome a dominio per un prezzo sproporzionato rispetto ai costi sostenuti per la sua registrazione è una prova della mala fede. Nel caso di specie, dunque, il Resistente ha registrato il nome a dominio in malafede, posto che ha tentato di vendere lo stesso al proprietario dell’identico marchio (cioè la Dolce & Gabbana) per un prezzo quasi cento volte superiore ai costi effettivamente sostenuti.

Inoltre, non esiste alcun dubbio che il Resistente fosse a conoscenza del marchio DOLCE & GABBANA e del collegamento di questo con la Dolce & Gabbana sia perché nel messaggio e-mail sopra citato (Allegato n. 16) il Resistente si qualifica come “... specialista della registrazione di nomi a dominio appetibili e di moda ...” sia perché nello stesso sito internet il Resistente si qualifica come “International fashion and discount sale of designer fashion” (Allegato n. 18).

Infine, una ulteriore riprova della mala fede del Resistente può essere rinvenuta nel riferimento, presente nel messaggio e-mail sopracitato, alle possibili azioni “giudiziarie ed amministrative” che il Ricorrente si sarebbe potuto vedere costretto ad intentare in luogo dell’acquisto del nome a dominio dal Resistente (già Allegato n. 16). Infatti, la circostanza che il Resistente fosse perfettamente a conoscenza dei rimedi, giudiziari ed amministrativi, esperibili per ottenere il trasferimento di un nome a dominio registrato in malafede, e l’allegazione che l’importo di €uro 2.500,00 fosse inferiore alle spese di qualunque controversia giudiziaria e/o amministrativa in materia di nomi a dominio, dimostrano sia la consapevolezza del Resistente che la registrazione del nome a dominio <dolcegabbanaboutique.com>era passibile di contestazione da parte del Ricorrente, sia una sua particolare esperienza del Resistente in tema di controversie riguardanti nomi a dominio.

Il Ricorrente conclude pertanto che il Resistente ha formulato una proposta “ricattatoria,” facendogli intendere che gli sarebbe di gran lunga convenuto acquistare il nome a dominio ad un prezzo “basso” piuttosto che sostenere i costi ben più gravosi di un procedimento giudiziario e/o amministrativo. I Collegi OMPI hanno riscontrato, in varie ipotesi come quella sopra descritta, integri gli estremi della mala fede (il Ricorrente cita in particolare la decisione Dolce Gabbana S.p.A. v. Victory, Caso OMPI N. D2001-1174, 11 Dicembre 2001, nella quale il resistente aveva richiesto l’importo di USD 9.000,00 per ottenere il trasferimento di un nome a dominio illegittimamente registrato).

Ovviamente, Dolce & Gabbana ha rifiutato la proposta del Resistente.

d) Il Resistente non ha mai utilizzato il nome a dominio

Il Resistente non ha mai utilizzato il nome a dominio. A tal proposito è importante sottolineare come, al momento, la pagina web “www.dolcegabbanaboutique.com” (Allegato n. 18) consista unicamente in una pagina inattiva recante l’indirizzo del Resistente e niente più. Il mancato utilizzo di un nome a dominio può costituire prova di mala fede. Il possesso da parte del Resistente di un nome a dominio identico a un famoso marchio, o comunque talmente simile da ingenerare confusione, unitamente al mancato utilizzo del nome a dominio stesso, è, secondo la Policy, prova di mala fede. I Collegi hanno riscontrato, in ipotesi come quella sopra descritta, gli estremi della mala fede.

e) Conclusioni

Da quanto precede, il Ricorrente trae le seguenti conclusioni:

1) il nome a dominio <dolcegabbanaboutique.com>è identico al marchio del Ricorrente, o comunque è simile a questo al punto da ingenerare confusione;

2) il Resistente non ha diritti o interessi legittimi collegati al nome a dominio <dolcegabbanaboutique.com>;

3) il nome a dominio <dolcegabbanaboutique.com> è stato registrato in mala fede.

B. Resistente

Il Resistente non ha risposto ed è stato quindi considerato inadempiente.

6. Motivi della decisione

Secondo quanto previsto dall’articolo 4(a) della Policy, per ottenere la riassegnazione di un nome a dominio contestato, la ricorrente deve provare la presenza di ciascuno dei seguenti tre elementi:

(i) che il nome a dominio è identico o tale da indurre in confusione rispetto ad un marchio su cui il ricorrente vanta diritti;

(ii) che il resistente non ha alcun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato; e

(iii) che il nome a dominio è stato registrato e viene usato in malafede.

(i) Possibilità che il nome a dominio <dolcegabbanaboutique.com> sia identico a o induca in confusione rispetto al marchio sul quale il Ricorrente vanta diritti

Non vi è dubbio che <dolcegabbanaboutique.com> non sia identico al marchio DOLCE & GABBANA. L’eliminazione del simbolo “&,” non registrabile come parte di un nome a dominio ma sostituibile con l’equivalente lettera “e,” nonché l’aggiunta del termine “boutique” fanno sì che il nome a dominio contestato non possa essere considerato identico al marchio del Ricorrente.

Tuttavia, il Membro Unico del Collegio ritiene che il nome a dominio <dolcegabbanaboutique.com> sia tale da indurre in confusione rispetto al marchio DOLCE & GABBANA. Infatti, la componente distintiva nel dominio contestato è “dolcegabbana,” pressoché identica al marchio del Ricorrente salvo che per il simbolo “&,” non riproducibile in Internet e comunque di per sé privo di carattere distintivo, anche se sostituito dalla equivalente lettera “e.” Il termine “boutique” è invece privo di carattere distintivo, in quanto fa esclusivo riferimento al luogo ove i prodotti DOLCE & GABBANA vengono venduti. L’aggiunta del termine “boutique” non è tale da rimuovere il rischio di confusione con il marchio sul quale il Ricorrente vanta diritti, al contrario aumenta tale confusione in quanto essendo un termine normalmente collegato con il luogo in cui vengono commercializzati i prodotti recanti il marchio DOLCE & GABBANA, è tale da ingannare l’utente Internet circa l’esistenza di un effettivo collegamento del nome a dominio con il marchio sul quale il Ricorrente vanta diritti.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Membro Unico del Collegio ritiene provata la sussistenza del primo elemento e cioè che il nome a dominio <dolcegabbanaboutique.com> sia tale da indurre in confusione rispetto al marchio DOLCE & GABBANA.

(ii) Assenza di diritto o di interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato

In assenza di prova contraria, il Membro Unico del Collegio ritiene che il Resistente non abbia diritti né interessi legittimi in relazione al nome a dominio contestato. Provare una circostanza negativa come quella di una carenza di diritti o interessi legittimi è compito arduo. Per tale ragione molti Collegi hanno ritenuto sufficiente una prova prima facie (prima facie evidence) quando tale prova non sia contestata dall’altra parte. Ciò è conforme all’articolo 4(c) della Policy che indica quali tipi di prove il resistente possa fornire per provare i propri diritti o interessi legittimi. Come già rilevato nel caso Document Technologies Inc. v. International Electronic Communications Inc. (Caso OMPI No. D2000-0270), l’onere della prova non è trasferito in capo al resistente in virtù dell’articolo 4(c) della Policy, in quanto l’articolo 4(a) della Policy stabilisce che il ricorrente deve provare “la presenza di ciascuno di tali tre elementi.” Tuttavia, appare chiaro che una volta che il ricorrente abbia fornito una prova prima facie, spetti al resistente confutare le circostanze addotte dalla ricorrente. In mancanza, l’onere di provare la carenza di diritti e interessi legittimi del resistente deve ritenersi assolto dal ricorrente (Universal Studios Inc. v. G.A.B. Enterprises, Caso OMPI No. D2000-0416; PwC Business Trust v. Culito Sa, Caso OMPI No. D2001-1109).

Nel caso di specie, il Ricorrente adduce quanto segue:

(i) il Resistente non è titolare di marchi o altri diritti di proprietà intellettuale in relazione al nome a dominio contestato. Da una ricerca effettuata dal consulente in proprietà intellettuale del Ricorrente, non è emerso alcun marchio contenente le parole DOLCE & GABBANA a nome del Resistente;

(ii) il Ricorrente non ha mai conosciuto il Resistente, né ha mai autorizzato o in altro modo consentito al Resistente di usare il marchio DOLCE & GABBANA o di registrare un nome a dominio uguale a tale marchio o che lo includesse;

(iii) non esiste, né è mai esistita alcuna relazione di affari tra il Resistente ed il Ricorrente.

Inoltre, dal contenuto del Ricorso si evince l’assenza delle seguenti circostanze previste dall’articolo 4(c) della Policy che, se sussistenti, avrebbero potuto indurre a ritenere che il Resistente avesse diritti o interessi sul nome a dominio contestato:

(i) prima della comunicazione della presente controversia il Resistente non ha utilizzato o dimostrato di avere effettuato preparativi per utilizzare il nome a dominio od un nome corrispondente con il nome a dominio in relazione con una offerta in buona fede di beni o servizi;

(ii) il Ricorrente non sta utilizzando legittimamente o secondo la correttezza il nome a dominio senza intento di sviare i consumatori o nuocere al marchio DOLCE & GABBANA.

Alla luce di quanto precede, in assenza di qualsiasi confutazione da parte della Resistente, il Membro Unico del Collegio ritiene le suddette circostanze sufficienti a provare la presenza del secondo requisito richiesto per la riassegnazione del nome a dominio <dolcegabbanaboutique.com> e cioè che il Resistente non abbia né diritti, né interessi legittimi in tale nome a dominio.

(iii) Registrazione ed uso in malafede

In base all’articolo 4(a)(iii) della Policy, il Ricorrente deve provare due diverse circostanze e cioè:

(i) che il nome a dominio contestato sia stato registrato in malafede; e

(ii) che il nome a dominio contestato sia utilizzato in malafede;

Quanto alla registrazione in malafede, il Ricorrente ritiene che il nome a dominio contestato sia stato registrato al fine di “rivenderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare del marchio, il tutto per un prezzo sproporzionato rispetto alle spese effettivamente sostenute per la registrazione dello stesso.”

Il nome a dominio <dolcegabbanaboutique.com> è stato registrato il 14 giugno e già il giorno seguente il Resistente ha inviato un e-mail all’Admin-c di altri nomi a dominio a componente DOLCE GABBANA per conto del Ricorrente, nel quale, dopo essersi qualificato come “specialista della registrazione di nomi a dominio appetibili e di moda,”dichiarava di avere ricevuto diverse offerte per il nome a dominio <dolcegabbanaboutique.com>, ma che gli sembrava “più corretto offrirlo anzitutto a Lei a un prezzo di 2.500,00 euro, senz’altro inferiore a quello di una qualunque azione legale o amministrativa che Ella potrebbe dovere intentare in futuro a uno dei miei potenziali acquirenti. Le ho riservato pertanto un’opzione sull’acquisto del nome che scadrà fra una settimana da oggi.”

Come rilevato dallo stesso Ricorrente, la lettera del Resistente è una prova della esclusiva finalità che sottostava all’acquisto del nome a dominio e cioè quella di vendere il nome a dominio per un prezzo superiore ai costi documentati sostenuti in relazione al nome a dominio stesso (articolo 4(b)(i) della Policy). Infatti, da quanto emerge dalla documentazione depositata dal Ricorrente, il costo per la registrazione di un nome a dominio sotto il gTLD “.com” è pari a 35 € e pertanto nettamente inferiore alla cifra richiesta per il trasferimento del nome a domino.

Non vi è dubbio che il Resistente fosse a conoscenza del marchio DOLCE & GABBANA. Infatti, nel messaggio e-mail inviato, il Resistente si qualifica come “specialista della registrazione di nomi a dominio appetibili e di moda,”ancorché poi aggiunga “per esempio, quelli inclusivi della parola ‘boutique’,” ma è chiaro che essendo tale termine privo di carattere distintivo, ciò che è veramente appetibile è la componente coincidente con il marchio del Ricorrente e non certo il termine “boutique.” Inoltre, nella pagina introduttiva cui si accede digitando l’indirizzo Internet corrispondente al nome a dominio contestato, il Resistente si qualifica come “International fashion and discount sale of designer fashion,” nonché come “a domain name and fashion specialist.”

Del resto, la rinomanza del marchio DOLCE & GABBANA è incontestabile, stante anche quanto addotto nel Ricorso, le cifre di affari del Ricorrente, la promozione effettuata sul marchio del Ricorrente, la presenza da quasi due decenni di tale marchio in moltissimi paesi, il numero di punti vendita DOLCE & GABBANA nel mondo.

Infine, da quanto indicato dallo stesso Resistente nel proprio e-mail, si evince una certa conoscenza delle procedure per il recupero della titolarità dei nomi a dominio e dei relativi costi. Infatti, il Resistente si premura di precisare che la cifra di 2.500,00 € richiesta è “senz’altro inferiore a quello di una qualunque azione legale o amministrativa.”

Alla luce di quanto precede, il Membro Unico del Collegio ritiene senz’altro provata la circostanza che il nome a dominio <dolcegabbanaboutique.com> sia stato registrato in malafede.

Quanto all’uso in malafede, il Ricorrente ritiene che il Resistente non abbia mai utilizzato il nome a dominio in quanto “al momento, la pagina web “www.dolcegabbanaboutique.com” (All. 18) consiste unicamente in una pagina inattiva recante l’indirizzo del Resistente e niente più.”

Il Ricorrente cita tutta una serie di decisioni che hanno stabilito l’esistenza di malafede anche quando il nome a dominio non è utilizzato.

Ad avviso del Membro Unico del Collegio, tuttavia, vi è un uso del nome a dominio <dolcegabbanaboutique.com>. Infatti, digitando l’indirizzo corrispondente a tale nome a dominio si accede ad pagina introduttiva (allegata al Ricorso) nella quale appaiono gli indirizzi e-mail e di posta ai quali contattare il Resistente, nonché una breve presentazione del Resistente sulla quale ci si è soffermati in precedenza. Pertanto, è possibile ritenere che il Resistente stia utilizzando il nome a dominio contestato a fini promozionali.

Ciò nonostante, l’uso di un nome a dominio simile e confondibile con un marchio rinomato altrui per fini promozionali propri deve essere considerato un uso in malafede in quanto volto ad approfittare, per fini personali e promozionali, della fama del marchio identico o simile al nome a dominio registrato.

Alla luce delle circostanze che precedono, il Membro Unico del Collegio ritiene che anche il requisito di cui all’articolo 4(a)(iii) della Policy sia stato provato. Pertanto si deve concludere che il nome a dominio <dolcegabbanaboutique.com> sia stato registrato ed usato in malafede.

7. Decisione

Il Membro Unico del Collegio ritiene che il Ricorrente abbia provato che il nome a dominio contestato crea confusione rispetto al marchio DOLCE & GABBANA, ritiene inoltre che il Resistente non abbia nessun diritto o interesse legittimo in relazione al nome a dominio contestato e che il Resistente abbia registrato ed usato il nome a dominio contestato in malafede.

Quindi il Membro Unico del Collegio ordina che il nome a dominio <dolcegabbanaboutique.com> sia trasferito al Ricorrente. Dolce & Gabbana S.r.l.

Angelica Lodigiani
Membro Unico del Collegio

Data: 12 agosto 2004